1. Sơ lược về nhãn hiệu định vị
Theo Điều 3(3)(d) EUTMIR (Quy chế của Ủy ban châu Âu) ban hành ngày 05/3/2018 nhãn hiệu định vị là nhãn hiệu bao gồm cách thức cụ thể mà nhãn hiệu được đặt hoặc gắn vào sản phẩm.
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) cũng đã định nghĩa về nhãn hiệu định vị
Các yếu tố cần tính đến khi thẩm định đăng ký nhãn hiệu định vị là phải xem xét liệu người tiêu dùng liên quan có thể xác định được dấu hiệu này khác với hình thức bên ngoài thông thường của sản phẩm hay không. Thêm vào đó, là liệu vị trí của nhãn hiệu trên hàng hóa có thể được hiểu là sự thể hiện nhãn hiệu hay không.
Lưu ý rằng ngay cả khi người ta chấp nhận rằng công chúng có liên quan có thể chú ý đến các chi tiết thẩm mỹ khác nhau của sản phẩm thì điều này không tự động ngụ ý rằng họ sẽ coi đó là nhãn hiệu . Trong một số bối cảnh nhất định và với các chuẩn mực cũng như tập quán của các ngành nghề cụ thể, nhãn hiệu định vị có thể hấp dẫn mắt người nhìn như một đặc điểm độc lập có thể phân biệt được với bản thân sản phẩm và do đó truyền đạt thông điệp về nhãn hiệu.
2. Nhãn hiệu YWS g của Dr. Martens
Airwair International Limited, một công ty của Anh, đã nộp đơn tới JPO ngày 12/6/2018 để đăng ký nhãn hiệu định vị gồm đường chỉ khâu màu vàng viền quanh của giày (xem ảnh bên dưới) để sử dụng cho giày da và bốt thuộc Nnhóm 25 (đơn nhãn hiệu số 2018-77608).
Việc sử dụng nhãn hiệu định vị YWS đầu tiên trên bốt Dr. Martens “1460” đã có từ năm 1960 ở Anh. Giày và bốt da có đường khâu màu vàng đã được họ hoặc công ty con (Dr. Martens Japan) liên tục phân phối tại Nhật Bản thông qua cửa hàng của công ty (hiện tại có 61 cửa hàng) và các nhà bán lẻ giày lớn kể từ năm 1985. Doanh thu hàng năm gần đây của Dr. Martens ở Nhật Bản vượt quá 6 tỷ yên Nhật với hơn 460.000 đôi được bán. Airwair đã thường xuyên theo dõi và thực hiện các hành động pháp lý để chống lại những công ty khác bán những đôi giày có đường khâu màu vàng
Theo khảo sát được thực hiện với 1.019 nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 59 về mức độ nhận biết nhãn hiệu thì 30,7% số người đã mua giày và bốt da được phỏng vấn có thể nhận diện giày Dr. Martens khi nhìn giày da màu đen có đường khâu màu vàng và 37,6% chọn Dr. Martens từ bài trắc nghiệm.
3. Quyết định JPO
Vào ngày 23/8/2022, Hội đồng Giải quyết khiếu nại JPO đã kết luận rằng đường khâu màu vàng của giày Dr. Martens không có đặc điểm riêng biệt, và tuyên bố rằng những người tiêu dùng có liên quan sẽ không coi đường khâu đó là dấu hiệu chỉ xuất xứ mà chỉ là một vật trang trí. Hội đồng cũng phủ nhận tính phân biệt tự thân của nhãn hiệu định vị dựa trên thực tế là phần lớn người sử dụng thường xuyên sản phẩm này không liên tưởng đường chỉ khâu [màu vàng] với Dr. Martens. Theo đó, Hội đồng đã chấp nhận sự từ chối của thẩm định viên (Vụ kháng cáo số 2021-2446).
Airwair đã đệ đơn khởi kiện quyết định của Hội đồng Giải quyết khiếu nại JPO và lập luận về tính khác biệt vốn có đã đạt được của đường chỉ khâu màu vàng của Dr. Martens liên quan đến giày và sản phẩm bằng da.
4. Quyết định của Tòa án IP cấp cao
4.1 Tính phân biệt
Tòa án chú ý đến trường hợp nhiều giày và bốt da đã được sản xuất bằng phương pháp Goodyear Welted trong nhiều năm và sợi chỉ được khâu để gắn phần trên với đế thường có màu giống hệt hoặc tương tự với phần trên và đế. Nếu vậy, đối với những đôi giày màu vàng, đường khâu màu vàng sẽ không có gì đặc biệt.
Lưu ý rằng nhãn hiệu đăng ký không chỉ định màu của phần trên [của giày] và phần đế, thẩm phán cho rằng được phép đánh giá tính phân biệt vốn có của nhãn hiệu định vị liên quan đến những đôi giày có chỉ khâu màu vàng, phần trên và phần đế và bất kỳ màu sắc nào.
Dựa trên những điều đã nói ở trên, Tòa án nhận thấy nhãn hiệu định vị trí không có khả năng phân biệt vốn có liên quan đến giày và bốt da, bởi vậy sẽ không thể được đăng ký theo Điều 3(1)(iii) của Luật Nhãn hiệu.
4.2 Sử dụng rộng rãi
Tòa án đặt câu hỏi về mức độ liên quan của cuộc khảo sát nhận thức về thương hiệu đã loại trừ những người tiêu dùng chưa mua giày da hoặc bốt trong năm qua. Tuy nhiên, với ý kiến chuyên gia chỉ ra rằng 15% là đủ để thừa nhận tính khác biệt của hình thức thương mại (trade dress) như một chỉ thị về nguồn gốc sản phẩm , đặc biệt là trong ngành thời trang và cuộc khảo sát cho thấy số người được phỏng vấn đã chọn Dr. Martens nhiều hơn Timberland gấp bốn lần (7,9%) từ nhiều lựa chọn, thẩm phán đã phán quyết rằng đường khâu màu vàng của Dr. Martens đã được công nhận ở một mức độ nhất định là dấu hiệu cho thấy đôi giày có nguồn gốc từ công ty Airwair.
4.3 Kết luận
Trong khi đó, Tòa án vẫn nghi ngờ liệu nhãn hiệu định vị có đóng vai trò trong việc chỉ ra nguồn gốc của nó ngay cả khi được sử dụng trên đế ngoài hoặc đường viền màu vàng hoặc màu tương tự hay không. Trên thực tế, Airwair chưa có hành động nào chống lại những đôi giày có đế ngoài và đường viền không màu đen.
Do phạm vi nhãn hiệu đăng ký không hạn chế màu sắc của giày nên thực tế là đường khâu màu vàng của Dr. Martens đóng vai trò chỉ dẫn nguồn liên quan đến giày và bốt da màu đen là không đủ để tìm ra khả năng phân biệt có được của nhãn hiệu được nộp theo đơn và được đăng ký theo Điều 3(2) của Luật Nhãn hiệu.
5. Nhận xét
- Quyết định của JPO đề cập đến trường hợp Airwair ngăn chặn một vụ buôn bán một số giày có đường khâu màu vàng nhưng không làm rõ việc ngăn chặn đó dựa trên cơ sở nào?, tại Hoa Kỳ Airwair cũng thắng kiện vụ xâm phạm đối với sản phẩm giày theo quy định về trade dress và nhãn hiệu theo Đăng ký nhãn hiệu số 2437751 (kết hợp đường khâu màu vàng ở vùng viền và mép đế có rãnh hai tông màu).
- Trong vụ việc nêu trên mặc dù từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng rõ ràng Tòa án IP cao cấp của Nhật Bản sẽ tạo điều kiện đăng ký cho nhãn hiệu đường khâu màu vàng của Dr. Martens với điều kiện nhãn h iệu đingh vị bao gồm đường khâu màu vàng và phía trên là màu đen.
Điều này cũng phù hợp với nhãn hiệu định vị của Airwair được bảo hộ tại châu Âu theo đăng ký số 1417807 với mô tả kèm theo là một tổng thể kết hợp vệt màu đen và đường khâu màu vàng.
Trong vụ kiện giữa chủ nhãn hiệu và Công ty Van Haren vào năm 2020 Tòa án LaHay đã bác lập luận của Van Haren rằng đường khâu màu vàng không thực hiện được chức năng thiết yếu là chỉ ra nguồn gốc của sản phẩm và chỉ nên coi là để trang trí và và phán quyết rằng nhãn hiệu thương mại của Airwair đã có được đặc tính khác biệt qua quá trình sử dụng trong nhiều năm, đồng thời buộc Công ty có 143 cửa hàng trên toàn quốc này sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 1 triệu euro nếu tiếp tục bán những đôi bốt có đường khâu màu vàng đặc biệt quanh viền.
